동아ST, 바라크루드 특허분쟁 최종 승리 ‘무리수’로 비판받던 제네릭 선출시, 결과적으로 묘수 돼

동아ST, 바라크루드 특허분쟁 최종 승리‘무리수’로 비판받던 제네릭 선출시, 결과적으로 묘수 돼

2016.08.09 

동아ST가 B형간염치료제인 바라크루드 특허소송에서 승소했다.

바라크루드 특허 만료 전 제네릭(복제약)을 출시해 ‘무리수’라는 비판을 받기도 했던 동아ST는 이로써 그동안의 논란을 승리로 매듭짓게 됐다.

9일 제약업계에 따르면 동아ST는 한국BMS제약을 상대로 낸 물질특허 무효소송 상고를 지난달 1일 자진 취하했다.

동아ST 관계자는 “한국BMS제약이 회사를 상대로 낸 특허침해금지소송에서 동아ST가 이겼다”며 “물질특허 무효소송을 계속할 실익이 없다고 판단, 상고를 취하했다”고 설명했다.

바라크루드는 B형간염치료제다. 지난 2007년 국내에 출시된 이후 연간 1천500억원이 넘는 매출을 기록하며 B형간염치료제 시장에서 독보적인 제품으로 자리매김해 왔다.

지난해 매출도 약 1천800억원으로 전문의약품 중 1위에 올랐다.

동아ST가 이런 바라크루드를 대상으로 특허무효소송을 낸 것은 제네릭 경쟁에서 우위를 점하기 위해서였다.

동아ST는 지난해 2월 한국BMS제약을 상대로 바라크루드 물질특허 무효소송을 냈다. 바라크루드의 주성분인 엔테카비르의 물질특허가 만료되기 8개월여 전이다.

소송에서 이겨 엔테카비르의 물질특허를 무력화시킨 뒤 제네릭을 출시하려는 전략이다.

동아ST 외에 한미약품과 대웅제약도 한국BMS제약을 상대로 같은 취지의 소송을 냈다.

이들 제약사는 소송에서 “엔테카비르는 통상의 제약업계 기술자라면 충분히 개발할 수 있는 성분”이라며 “또 치료효과가 기존 치료제에 비해 크게 뛰어나지 않다”고 주장했다.

하지만 법원은 한국BMS제약의 손을 들어줬다.

특허법원 1부는 지난해 9월 10일 원고패소판결을 내렸다. 바라크루드의 특허가 끝나기 1개월 전이다.

재판부는 “엔테카브리가 기존 치료제 보다 진보했다”며 “기존 치료 기술 중 렌테카비르 개발에 관한 암시나 동기 등이 제시돼 있다고 보기 어렵고 통상의 기술자가 용이하게 엔테카비르를 개발 할 수 있다고 보기도 어렵다”고 판시했다.

하지만 동아ST는 이미 바라크루드 제네릭인 바라클을 출시한 상태였다.

특허가 만료되기 전인데다가 소송까지 진행 중이었던 점을 감안하면 상당이 이례적이고 과감한 결정이었다.

업계에서는 동아ST가 복제약 시장 선점을 위해 다소 무리한 결정을 내린 것으로 평가했으며 법원도 엔테카비르 특허만료 전까지 바라클을 생산·판매하지 말라는 가처분 결정을 내렸다.

그러나 동아ST의 이 같은 승부수는 한국BMS제약이 낸 특허침해금지소송에서 승리함으로써 결과적으로 묘수가 됐다.

서울중앙지법 민사12부는 한국BMS제약이 동아ST를 상대로 낸 특허침해금지소송에 대해 지난 6월 원고패소 판결했다.

재판부는 “엔테카비르의 연장된 물질특허 기간(3년11개월) 중 보완자료 제출기간인 1개월 28일은 무효”라고 판시했다.

엔테카비르의 물질특허 만료기간을 지난해 10월에서 8월 초로 앞당긴 것이다. 이는 동아ST의 바라클 출시가 문제되지 않는다는 것을 의미한다.

재판부는 또 동아ST가 특허 만료 전 임상 4상시험을 실시해 특허를 침해했다는 한국BMS제약의 주장도 “실제 판매기간은 특허 만료 후라 손해배상을 청구할 수 없다”며 받아들이지 않았다.

이 판결로 동아ST는 한국BMS제약과의 분쟁을 모두 마무리 지었다.

동아ST 관계자는 “바라클 출시 당시 일부에서 비판적인 의견이 있었으나 당시 면밀한 법적 검토를 마치고 출시를 결정했던 것”이라며 “이 판결로 한국BMS제약이 낸 손해배상소송도 취하돼 (바라크루드와) 관련된 모든 소송이 끝났다”고 말했다.